1. 나는 상표권이 필요한 사업체인가?

가. 브랜드로 영업을 하고 있는가? (브랜드를 통해서 재구매 또는 제품 소개를 전달하고 있는가?)

브랜드라는 것은 회사가 제공하는 제품이나 서비스를 사람들이 기억하는 수단입니다. 소비자들은 “강남역에 유명한 글로벌 커피숍에서 보자”라고 하지 않고, “스타벅스에서 보자”라고 합니다.  누군가에게 그 제품을 좋아해서 다시 구매하거나, 누군가에게 좋은 제품을 소개하거나, 할 때에 ‘브랜드’를 사용합니다.

사업에서는 이러한 ‘브랜드’가 중요합니다. 그래서 사업에는 이러한 ‘브랜드’를 보호할 수 있는 상표권이 중요합니다. 사업에서 제공하는 제품이나 서비스가 남들과는 달리 독특할수록 이러한 ‘브랜드’의 파워는 더 높아지고,이 ‘브랜드’를 보호하여 주는 ‘상표권’의 중요성은 더 높아집니다.

나. 인터넷 등 각종 매체에 ‘브랜드’를 이용하여 광고하고 있는가?

상표권은 브랜드를 독점적으로 사용할 수 있는 권리입니다. 특수한 상황이 아니라면, 절대 상표권 획득 없이 광고행위를 하지 않기를 권합니다. 광고는 사람들에게 특정 브랜드를 각인시키는 행위입니다.

만일 상표권이 없는 경우라면, 이렇게 각인되는 브랜드에 대해 나의 독점권이 확보되지 못하는 상황이고, 기껏 광고한 브랜드가 제3자의 출원이나 단순 사용만으로도, 브랜드의 가치자 훼손되고, 아니면 제3자에게 그러한 브랜드 가치 상승의 노력이 고스란히 빼앗길 수 있습니다.

다. 확장 가능성이 있는, 전국을 대상으로 하는 사업인가?

일부 지역에서만 제한되어 사용되는 상호나, 업체명 등은 상표권을 꼭 등록하지 않아도 좋습니다. 이 경우에는 대신 사용권 확보를 위해 사업자등록증 상의 이름을 변경하여야 합니다. 수십 년 이상의 오래된 음식점 등이 이와 유사한 사례로 상표권 사용을 금지당하였습니다.

만일, 가까운 시일 내에 전국적인 프랜차이즈 확장이나 영업점 확장을 고려한다면, 상표권을 꼭 획득해야 합니다. 가까운 시일은 통상적으로 1년을 기준으로 잡습니다.

2. 상표의 결정 – 네이밍

가. 결정은 신중하게, 출원은 신속하게…

처음 상표 출원 상담을 진행하는 과정은 아주 쉬울 수도, 아주 어려울 수도 있습니다. 처음부터 유사상표가 없는 경우에는 바로 진행이 가능하지만, 유사상표가 있는 경우에는 출원인과 여러 가지로 타협을 해야 합니다. 이 과정에서 많은 시간이 지연될 수 있지만, 최종적으로 상표가 결정되었다면, 누구보다도 먼저 상표권을 출원해야 합니다.

이러이러한 상표로 결정하였다면, 주저 없이 출원하여야 합니다. 만일 이 글을 보시는 분들 중에 “1. 상표권이 필요한 경우”에 해당한다면, 상표출원을 하셨으면 좋겠습니다. 비용이 우려된다면, 꼭 필요한 상표권 1개만 진행하면 됩니다.

브랜드는 통상적으로 그 시대에 트렌디한 네이밍으로 결정됩니다. 나에게 매력적인 네이밍은 누군가에게도 매력적일 수 있습니다. 몇 주 차이로 상표권의 등록이 결정되는 경우가 정말 종종 있습니다. 이 경우는 정말 안타까울 따름입니다.

나. “꼭 이상표가 아니면 안돼요…”

물론 내가 원하는 상표가 있는 것이 더 좋겠지만, 더 좋은 상표를 상표권 없이 사용하는 것보다는 조금 우회하더라도 일단 영업을 진행할 때에 상표권을 가진 상태에서 진행하는 것이 매우 중요합니다.

동일한 상표가 누군가에게 등록되어 있다면, 그 상표권은 과감하게 포기해야 합니다. 이미 다른 사람이 상표권을 등록해버린 경우에는 빠르게 전환해서 브랜드명을 정하고 사업을 진행하는 것이 필요합니다. 만일 그렇지 못한다면, 상표권을 매입하거나, 불사용 심판 청구하는 등의 특단의 조치를 취할 수는 있습니다. 이것도 상대방의 판매 의사가 있거나, 사용 사실이 없어야 합니다.

제가 고객이게 통상적으로 드리는 말씀은 자라 상표에 관한 이야기입니다. ‘ZARA’의 상표는 원래 ‘ZORBA’였습니다. 처음 가게 이름을 정하고 간판을 만들었는데, 가까이에 똑같이 ‘ZORBA’라는 신발가게가 있어, 최소한의 비용으로 교체하는 것을 고려해야 했고, 이니셜 1개의 변경으로 간판을 교체했는데, 이것이 ‘ZARA’입니다.

이렇게 만들어진 상표가 세계를 제패하는 상표권이 되었습니다. 많은 사람들에게 각인되는 ‘브랜드’는 그 각인의 수단이며, 내부에 있는 것은 브랜드로 기억되는 회사의 우수한 제품이나 품질 좋은 서비스입니다.

다. 일단 가져야 되는 상황이면 상표권 받을 때까지 포기하지 마세요.

상표권에 대한 심사는 주관적인 입장이 개입되기 때문에, 100% 확신이 불가합니다. 되도록이면 가능성 높은 상표를 골라 진행하지만, 심사관의 입장에 따라 심사결과가 달라지기도 합니다. 예를 들어, 30대의 심사관과, 50대의 심사관의 유사판단 입장이 다를 수 있습니다. 30대에 익숙한 단어와 50대의 익숙한 단어가 다를 수 있기 때문입니다.

이러한 이유로 변리사의 검토를 하더라도 반드시 등록되지는 않는 경우가 종종 있습니다. 대신, 거절되었더라도 이를 보완하여 다시 출원하거나, 출원 당시에 애매한 영역에 있는 것은 부가적인 서브 상표권을 동시에 진행하는 방법 등으로 진행하면 상표권을 획득할 수 있습니다.

(저희는 통상적으로 등록이 불확실한 상표의 경우에는 등록 가능성이 더 높은 우회적인 상표권을 하나 더 출원하는 것을 제안합니다. 만일 최초의 상표권이 등록된다면, 그것만 등록하면 됩니다. 대신 최초의 상표권이 거절되는 경우에는 우회적인 상표권을 등록받아 이것을 사용합니다. 이렇게 동시에 출원하는 것은 거절결정 후 재심사에서 등록까지 걸리는 시간이 1년 이상인데, 이때에 발생될 수 있는 상표권의 공백기를 막기 위함입니다.)

그리고, 거절결정불복심판, 불사용심판, 취소심판 등 사용할 수 있는 옵션은 더 있습니다. 물론 누구보다 먼저 출원하는 경우 더 쉽게 등록받을 수 있지만, 그렇지 못하는 경우 포기하지 않고 상표등록을 위한 방법을 더 시도하는 것이 중요합니다. 포기하지 않는 한 상표권은 반드시 획득할 수 있습니다.